Een nieuw rechtssysteem voor Europese octrooien: op 1 maart gaat de zon op!

Misschien heeft u hier reeds over gehoord. Er is een nieuw gerechtshof dat binnenkort opent in Europa en dat erin gespecialiseerd zal zijn om geschillen over inbreuk op en geldigheid van octrooien sneller en kostenefficiënter te behandelen. Dit gerechtshof wordt het "Unified Patent Court", kortweg “UPC” genoemd, en zal in werking treden op 1 juni 2023. Dit betekent dat geschillen inzake octrooien in één enkel forum zullen kunnen worden behandeld in plaats van voor de verschillende nationale rechtbanken. Het UPC  bestaat uit twee centrale gerechtshoven gevestigd in München en Parijs, en uit lokale en regionale afdelingen hiervan in een aantal toegetreden EU-lidstaten. Er wordt tevens een Hof van Beroep opgericht in Luxemburg.

Het heeft wel even geduurd vooraleer het systeem er effectief kwam. Reeds eind de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het idee om een “(EU) Gemeenschapsoctrooi” te vormen, gelanceerd en gingen voorbereidingen hieraan verbonden van start. Pas in 2012 kon de EU eindelijk aankondigen dat er een akkoord was bereikt en dat het gerechtshof zou openen zodra de fysieke en administratieve regelingen achter de rug waren. Nu is alles klaar voor de opstart op 1 juni 2023.

Wat is er in feite gebeurd?

Twee gelijklopende maar onmiskenbaar met elkaar verbonden gebeurtenissen liggen aan de basis voor de opstart van het nieuwe (Europese) octrooirechtssysteem. Eén daarvan is de opening van een nieuw gerechtshof – het “Unified Patent Court” – dat de manier zal veranderen waarop Europese octrooien worden in stand worden gehouden en/of betwist worden. De andere gebeurtenis is het tot stand komen van het “Europees octrooi met eenheidswerking", kortweg “eenheidsoctrooi” of in het Engels “Unitary Patent” (UP) genoemd. Het eenheidsoctrooi betreft één enkel octrooi dat geldig is in alle Europese lidstaten die het akkoord tot oprichten van het UPC hebben geratificeerd.

Hoe zal dit de dingen veranderen?

De impact van het UP/UPC voor de verschillende Europees Octrooiverdrag (EOV) lidstaten kan als volgt ingedeeld worden.

Een eerste groep lidstaten betreft een groep van 17 EOV-lidstaten, die hebben ingetekend voor de volle werking van het UP/UPC, en bijgevolg vanaf het begin "mee" zullen zijn.

Een tweede groep EU-lidstaten heeft de UPC overeenkomst wel ondertekend, maar in deze lidstaten is de overeenkomst nog niet in werking is getreden. Van deze lidstaten kunnen we verwachten dat ze op een gegeven moment ook de UPC overeenkomst zullen ratificeren.

Dan is er nog een derde groep EU-lidstaten, die zich niet hebben aangemeld om deel te nemen aan het UPC, maar wel permanent worden uitgenodigd om dat te doen.

Ten slotte zijn er de lidstaten die deel uitmaken van de Europees Octrooiverdrag (EOV), maar niet van de EU, en die momenteel niet betrokken werden.

Welke lidstaten bij welke groepen horen kan u op het einde samengevat zien in een tabel.

Het effect van deze veranderingen hangt af van het moment waarop een Europees octrooi wordt verleend. Tot aan de toekenning van een Europees Octrooi door het Europees Octrooi Bureau (EOB) is er geen verschil met het huidige systeem van onderzoek en verlening. Als u wilt dat uw door het EOB verleende Europees Octrooi in één of meerdere van de UPC-lidstaten van kracht wordt, kan u ofwel kiezen voor een “eenheidsoctrooi” ofwel kan u het EP octrooi nationaal in verschillende lidstaten valideren, zoals op vandaag reeds het geval was. Echter, octrooi-handhaving en geschillen zullen worden afgehandeld door het UPC voor alle Europese octrooien, ook die EP octrooien die via de klassieke weg werden gevalideerd, tenzij u er expliciet voor kiest het UPC hiervoor uit te sluiten door middel van een zogenaamde “opt-out”.

Het eenheidsoctrooi, het UP, zal onderworpen zijn aan één enkele jaarlijkse instandhoudingstaks, te betalen aan het EOB, vastgesteld in de grootte van ongeveer de som van de 4 nationale instandhoudingstaksen van lidstaten die het meest frequent gekozen worden bij validatie. Geschillen in verband met het eenheidsoctrooi, of betwisting van de geldigheid ervan, zal via de UPC moeten gebeuren. Voor alle niet-UPC-staten gaan de dingen door zoals voorheen.

Dit is de situatie vanaf 1 juni 2030, wanneer de overgangsperiode afloopt (er is wel een optie om deze te verlengen).

Wat nu met die overgangsperiode?

Gedurende een overgangsperiode van zeven jaar, die kan worden verlengd met nog eens zeven jaar, zijn de volgende opties mogelijk voor geschillen over klassieke Europese octrooien:

Vorderingen wegens inbreuk of nietigverklaring kunnen nog steeds worden ingesteld bij de nationale rechtbanken.

Bovendien zal een houder van of een aanvrager van een Europees octrooi, dat voor het einde van de overgangsperiode is verleend of aangevraagd, gedurende de gehele looptijd van het octrooi kunnen afzien van de exclusieve bevoegdheid van het UPC met betrekking tot dat Europese octrooi of de Europese aanvraag, tenzij er al een vordering is ingesteld bij de UPC. Hiervoor zal de octrooihouder een “opt-out” moeten melden bij het UPC. Een dergelijke “opt-out” kan ten allen tijde worden ingetrokken, tenzij er al een vordering bij een nationale rechtbank is ingediend. Het is niet mogelijk om een tweede keer uit te schrijven na een “opt-out” intrekking. Een enkel verzoek om af te zien van meer dan één octrooi ("bulk" op-out) wordt mogelijk. Er zijn geen officiële kosten verbonden aan het afmelden.

De zon gaat op op 1 maart 2023

Op 17 februari 2023 ratificeerde Duitsland de overeenkomst inzake een gemeenschappelijk octrooigerecht en werd het de 17e lidstaat die zijn akte van bekrachtiging neerlegde.

Op 1 maart 2023 start de “sunrise-periode” voor "opt-out" voor klassieke Europese octrooien en Europese octrooiaanvragen, dat is drie maanden voor het UPC op 1 juni 2023 operationeel wordt.

Is het nodig om het Unified Patent Court te gebruiken?

Het antwoord hierop is “ja en neen”.

Voor UP octrooien heeft alleen het UPC jurisdictie. U heeft hier geen keuze.

Voor klassieke Europese octrooien (zonder unitair effect) hebt u de keuze... in ieder geval tot 2030. De standaard situatie is dat het UPC bevoegd is. Met andere woorden, als u niets doet voor uw verleende octrooien, is het UPC bevoegd, ook voor Europese octrooien zonder unitair effect. In de overgangsperiode kan de octrooihouder echter op elk moment voor een "opt-out" kiezen, op voorwaarde dat er nog geen zaak bij het UPC is begonnen met betrekking tot dit octrooi. Let wel op: dit geldt zowel voor Europese octrooien die door het EOB zijn verleend nadat het UPC op 1 juni 2023 van start gaat, als voor Europese octrooien die vóór 1 juni 2023 verleend werden.

Als u gekozen hebt voor een “opt-out” voor een bepaald octrooi, kan u deze keuze terug intrekken gedurende de looptijd van het octrooi, opnieuw op voorwaarde dat er nog geen zaak bij het UPC is begonnen inzake het octrooi in kwestie.

Voor octrooien die in 2030 (of ten laatste 2037 indien de overgangsperiode nog eens met 7 jaar wordt verlengd) of later zijn verleend, is het de bedoeling dat alle octrooigeschillen in de UPC-staten alleen door het UPC zullen worden behandeld.

Moet ik de UP/UPC route gebruiken?

Dit is een vraag die moeilijk met ja of neen kan worden beantwoord. Er zijn enkele bekommernissen. Wat betreft het materiële octrooirecht moet het UPC zijn beslissingen baseren op het EU-recht, op het Europees Octrooiverdrag (EOV), op andere relevante internationale overeenkomsten, en op nationale wetgeving. Het probleem hierbij is dat het EU-recht niet handelt over het materiële octrooirecht, dat het EOV goed ingeburgerd is maar alleen over de geldigheid van het octrooi gaat, en dat nationale wetgeving in de verschillende lidstaten vaak verschilt inzake octrooi-inbreuk. Dus de houding die het UPC zal aannemen ten opzichte van octrooi-inbreuk is op dit moment enigszins vaag. Er is ook onduidelijkheid over de afdwingbaarheid van UPC-beslissingen over de hele EU met name in de EU lidstaten die geen deel uitmaken van het UPC systeem.

Aan de andere kant biedt het UPC wel een adequate mogelijkheid om in één actie een inbreuk vast te laten stellen of een ongeldigheidsactie op te starten in meerdere UPC-staten. Dat zou wel eens een handig hulpmiddel kunnen zijn tegen een opzettelijke inbreukmaker of tegen een concurrent met een ongeldig octrooi.

Als u bovendien van plan bent om een Europees octrooi in een groot aantal EU-lidstaten van kracht te laten worden, biedt het eenheidsoctrooi (UP) een aanzienlijke besparing op de instandhoudingstaksen.

We moeten op onze hoede zijn voor een gloednieuw gerechtshof zonder voorgeschiedenis, zonder jurisprudentie, zonder gevestigde cultuur, en met -op heden onduidelijke- rechtszekerheid. Als u voor een “opt-out” kiest, voorkomt u dat iemand anders de beslissing voor u neemt door voor één van uw octrooien de geldigheid te betwisten en een zaak bij het UPC daaromtrent in te dienen. U kan zich altijd later opnieuw aanmelden als u bijvoorbeeld besluit het octrooi af te dwingen voor het UPC tegenover mogelijke inbreukmakers. Indien in het verleden reeds verleende octrooien van u werden aangevochten (bijvoorbeeld in oppositie procedures voor het EOB), kiest u misschien beter zo vlug mogelijk voor een “opt-out”.

Wat moet ik nu doen?

Een van de scenario’s die u kan volgen is:

- Voor nu reeds toegekende Europese octrooien ten aanzien van de UPC-staten:

“Opt-out” en kijk hoe het gaat. Als u besluit het octrooi af te dwingen in een UPC-staat, bekijk dan hoe deze nieuwe rechtbank werkt en welke beslissingen het neemt tot dan toe en maak de overweging om u opnieuw aan te melden.

- Voor Europese octrooien verleend tussen 2023 en 2030:

Als u het octrooi alleen in een paar UPC-staten wilt valideren (4 of minder), kan u voor de klassieke nationale validatie van het EP octrooi kiezen in plaats van een eenheidsoctrooi, en kiest u direct voor de “opt-out”.

Als u bescherming wil in een groot aantal EU lidstaten, moet u de extra kosten voor verlening en instandhoudingstaksen afwegen tegenover het mogelijke risico om voor een nieuwe rechtbank te moeten verschijnen. Merk op dat de balans tussen kosten en risico's in de loop van de tijd kan veranderen naarmate de werking van het UPC beter bekend wordt.

Check ook graag even onze website onder de UP&UPC tab (www.dcp-ip.com/up-upc) en ook de renewal fee calculator tool waarmee u kan simuleren qua kosten en mogelijkheden.

- Voor Europese octrooien toegekend na 2030 (en mogelijk tot 2037)

U zal niet kunnen kiezen waar geschillen over octrooi-inbreuk en geldigheid worden behandeld in de UPC-staten.

Bent u reeds in het bezit van een Europees octrooi of zal er u binnenkort een worden toegekend?

Neem contact op met onze octrooigemachtigden en paralegals via info@dcp-ip.com, dan kunnen wij u voor specifieke situaties verder adviseren.

(Status februari 2023)